LA TUTELA DEI MARCHI SU INTERNET: LA SENTENZA GOOGLE
Archivio > Anno 2010 > Maggio 2010
di Giuseppe MORGESE
1.
Lo sviluppo “impetuoso” di internet pone, com’è noto, numerosi
problemi di carattere giuridico. Tra questi, assumono una certa
importanza i profili attinenti alla protezione dei diritti di proprietà
intellettuale, non solo con riguardo al diritto d’autore (il cui aspetto
più conosciuto interessa il fenomeno della condivisione in rete delle
opere letterarie, musicali e cinematografiche e il conseguente danno
economico sopportato dai relativi titolari) ma anche, per quel che
interessa in questa sede, relativamente ai marchi d’impresa.
Quest’ultimo aspetto è stato infatti oggetto di una interessante pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea, resa con sentenza del 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google, non ancora pubblicata in Raccolta. Essa ha per un verso escluso la responsabilità dei prestatori di “servizi di posizionamento”, qualora l’inserimento da parte degli utenti di Internet di determinate parole-chiave corrispondenti a marchi d’impresa conduca a siti diversi da quelli del titolare di tali marchi e il comportamento di tali prestatori al riguardo sia “neutro”. Per altro verso, invece, ha riconosciuto la possibile violazione del diritto di marchio in capo a quei soggetti terzi che, mediante l’inserzione a pagamento di parole-chiave corrispondenti a marchi altrui fanno visualizzare dai motori di ricerca annunci che rischiano di trarre in inganno gli utenti di Internet in merito alla reale provenienza dei prodotti o servizi indicati nell’inserzione a pagamento.
2. La vicenda nazionale francese trae origine dalle doglianze delle società Vuitton (titolare del marchio comunitario “Vuitton” e dei marchi nazionali francesi “Louis Vuitton” e “LV”) e Viaticum (titolare dei marchi francesi “Bourse des Vols”, “Bourse des Voyages” e “BDV”) nonché del sig. Thonet (titolare del marchio francese “Eurochallenges”) nei confronti della Google che, com’è ampiamente noto, gestisce un motore di ricerca su Internet. Quest’ultimo, quando un utente effettua una ricerca a partire da una o più parole-chiave, visualizza in ordine decrescente di rilevanza i siti che sembrano meglio corrispondere a tali parole, fornendo i cosiddetti “risultati naturali” della ricerca. La Google tuttavia prevede anche un servizio di posizionamento a pagamento denominato “AdWords”, che consente a qualsiasi operatore economico di far apparire un link pubblicitario verso il proprio sito mediante la selezione di una o più parole-chiave, nel caso in cui queste ultime coincidano con quella o quelle digitate un utente di Internet al motore di ricerca. Tale link pubblicitario appare nella rubrica “link sponsorizzati”, visualizzata sia sul lato destro dello schermo che nella parte superiore dello schermo (talvolta evidenziata con sfondo giallo), ed è accompagnato da un breve messaggio commerciale.
Per usufruire dei vantaggi del sistema di inserzione AdWords, l’operatore economico interessato deve pagare per ogni selezione del link sponsorizzato da parte degli utenti di Internet una somma calcolata in funzione del “prezzo massimo per click” (da esso dichiarato al momento della stipula del contratto di servizio di posizionamento con la Google) e del numero di selezioni compiute dagli utenti. Inoltre, poiché la stessa o le stesse parole-chiave possono essere utilizzate da più operatori commerciali (sistema c.d. “non-esclusivo”), l’ordine in cui appaiono i link sponsorizzati dipende da una combinazione di fattori quali l’ammontare del “prezzo massimo per click”, il numero delle precedenti selezioni da parte degli utenti e la qualità degli annunci (valutata dalla Google), ferma restando la possibilità per ogni operatore commerciale di migliorare la propria posizione fissando un prezzo massimo più alto o provando a migliorare la qualità dell’annuncio.
Gli attori dei procedimenti nazionali avevano constatato che l’inserimento nel motore di ricerca gestito dalla Google di parole-chiave corrispondenti ai marchi di loro titolarità faceva apparire, nella sezione dei “link sponsorizzati” di cui al sistema AdWords, alcuni collegamenti verso siti web che offrivano imitazioni dei relativi prodotti (nel caso della Vuitton) oppure servizi concorrenti (nel caso della Viaticum e del sig. Thonet). I giudici francesi di primo e secondo grado, nelle diverse cause ad essi sottoposte, condannavano la Google per contraffazione di marchio, sentenze avverso cui quest’ultima società proponeva ricorso innanzi alla Cour de cassation che decideva di sospendere il giudizio e proporre ricorso in via pregiudiziale al giudice dell’Unione europea ai sensi dell’art. 234 TCE (ora, a séguito dell’entrata in vigore della riforma di Lisbona, art. 267 TFUE).
3. La Corte di giustizia si è innanzitutto interrogata se l’impiego di parole-chiave corrispondenti a marchi altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet integri l’ipotesi di contraffazione di marchio ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GUCE L 40 dell’11 febbraio 1989) e dell’art. 9 del regolamento (CE) 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GUCE L 11 del 14 gennaio 1994). Secondo costante giurisprudenza, queste due norme permettono al titolare del marchio di vietare che un terzo, senza il proprio consenso, faccia uso di un segno identico a detto marchio in presenza di tre condizioni: che tale uso abbia luogo nel commercio; che esso avvenga per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato; e che detto uso pregiudichi oppure sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio stesso (da ultimo, v. la sentenza 18 giugno 2009, causa C 487/07, L’Oréal e altri, non ancora pubblicata in Raccolta).
In merito alle prime due condizioni, la Corte ha riconosciuto che gli inserzionisti – utilizzatori del servizio di posizionamento a pagamento AdWords –, scegliendo quale parola o parole-chiave un segno identico al marchio altrui, hanno fatto uso di tale segno nell’àmbito delle loro attività commerciali per offrire prodotti o servizi identici, pur nel contesto particolare del commercio elettronico. In particolare, il giudice UE ha sottolineato che “si ha uso ‘per prodotti o servizi’ anche nel caso in cui, attraverso il proprio uso del segno identico al marchio come parola chiave, l’inserzionista non miri a presentare i propri prodotti o servizi agli utenti di internet come un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio, ma, al contrario, intenda indurre in errore gli utenti di internet sull’origine dei propri prodotti o servizi, lasciando credere loro che gli stessi provengono dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente legata a quest’ultimo” (punto 72).
Con riferimento alla terza condizione – e cioè l’uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio – la Corte di giustizia ha ricordato che essa mira a tutelare sia la tradizionale funzione “distintiva” (consistente nella indicazione di provenienza delle merci, al fine di distinguere, nell’àmbito di un gruppo di beni dello stesso genere, il sottogruppo dei beni che provengono da una stessa impresa) che quella “attrattiva” (tesa a garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi, come anche le funzioni di comunicazione, investimento o pubblicità) del marchio. Ad avviso del giudice dell’Unione europea, la funzione “distintiva” risulta violata “quando l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o, al contrario, da un terzo” (punto 84). Ciò perché “l’uso del segno identico al marchio da parte del terzo, come parola chiave che lancia la visualizzazione di detto annuncio, è idoneo ad avvalorare l’esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti o servizi interessati e il titolare del marchio” (punto 85). D’altro canto, la necessità di una visualizzazione “trasparente” degli annunci pubblicitari su Internet viene ribadita anche dall’art. 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”, GUCE L 178 del 17 luglio 2000). Di conseguenza, conclude la Corte sul punto, la funzione “distintiva” del marchio è suscettibile di essere pregiudicata “[q]ualora l’annuncio del terzo adombri la sussistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio” (punto 89) oppure nel caso in cui esso “sia talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest’ultimo” (punto 90).
Viceversa, l’uso da parte di terzi inserzionisti nel sistema AdWords del segno identico al marchio altrui come parola-chiave ai fini della visualizzazione di messaggi pubblicitari, benché abbia alcune ripercussioni sull’utilizzazione del marchio da parte del suo titolare, non è stato considerato sufficiente a integrare la violazione della sua funzione “attrattiva”. La prassi dimostra, infatti, che di regola anche il titolare del marchio iscrive quest’ultimo come parola-chiave nel sistema AdWords in modo da ottenere un annuncio nella sezione “link sponsorizzati”. Dato che il sistema di posizionamento a pagamento è, come si è detto, “non-esclusivo”, secondo il giudice UE ciò consente all’utente di Internet, nel momento in cui inserisce il nome di un marchio quale parola-chiave da ricercare, di visualizzare anche il link verso il sito sponsorizzato del titolare di detto marchio. Poiché quest’ultimo link già compare nell’elenco dei risultati naturali e, di regola, tra i primi posti di tale elenco, se ne conclude che “all’utente di Internet è garantita la visibilità dei prodotti o servizi del titolare del marchio, indipendentemente dal fatto che tale titolare riesca o meno ad ottenere che un annuncio nella rubrica ‘link sponsorizzati’ venga visualizzato del pari tra i primi posti” (punto 97).
4. La Corte di giustizia ha infine esaminato gli eventuali profili di responsabilità della Google quale prestatore del servizio di posizionamento a pagamento AdWords. In merito alla questione se simile prestatore, nel memorizzare come parola-chiave un segno identico a un marchio notorio associandolo a termini come “imitazione” e “copia” e nel consentire la visualizzazione dei relativi annunci, faccia a sua volta un uso che il titolare di tale marchio può vietare, il giudice UE ha negato la responsabilità della Google. Ciò perché “l’uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest’ultimo utilizzi il segno nell’ambito della propria comunicazione commerciale. Nel caso del prestatore di un servizio di posizionamento, quest’ultimo consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni” (punto 56). Tale conclusione non risulta smentita “dal fatto che detto prestatore percepisc[a] un compenso per l’uso di detti segni da parte dei suoi clienti. Infatti, la circostanza che si creino le condizioni tecniche necessarie per l’uso di un segno e si percepisca un compenso per tale servizio, non significa che colui che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno” (punto 57).
La posizione della Google è stata però valutata anche con riferimento all’art. 14 della citata direttiva 2000/31/CE, secondo cui “nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non [è] responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio” purché detto prestatore non sia al corrente che tali informazioni siano illecite o illegali e che, non appena al corrente, rimuova le informazioni o ne disabiliti l’accesso. In particolare, le società titolari dei marchi ritenuti contraffatti hanno sostenuto che il servizio di posizionamento AdWords non rientrasse nella nozione di “servizio della società dell’informazione” ex art. 2 direttiva 2000/31/CE.
La Corte di giustizia ha invece ribadito che tale nozione comprende “i servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi e, normalmente, dietro retribuzione” (punto 110) e che di conseguenza, in considerazione delle sue caratteristiche, il servizio AdWords presenta tutti gli elementi della nozione suddetta. Ciò, tuttavia, a patto che il comportamento della Google si limiti a quello di un “prestatore intermediario”, nel senso che “le deroghe alla responsabilità previste [dalla] direttiva [2000/31/CE] riguardano esclusivamente i casi in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine ‘meramente tecnico, automatico e passivo’, con la conseguenza che detto prestatore ‘non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate’”(punto 113).
Al giudice nazionale spetta pertanto il compito di esaminare l’esistenza o meno di un ruolo “neutrale” della Google, tenendo conto in particolare di due aspetti. Da un lato, “la semplice circostanza che il servizio di posizionamento sia a pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE” (punto 116), e inoltre “il fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca inserito da un utente di Internet coincidano non è di per sé sufficiente a ritenere che la Google conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server” (punto 117). Dall’altro lato, invece, l’accertata rilevanza del “ruolo svolto dalla Google nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave” (punto 118).
In altre parole, come pure conclude la Corte di giustizia, l’esenzione dalla responsabilità di cui all’art. 14 direttiva 2000/31/CE “si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi” (punto 120).
Quest’ultimo aspetto è stato infatti oggetto di una interessante pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea, resa con sentenza del 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google, non ancora pubblicata in Raccolta. Essa ha per un verso escluso la responsabilità dei prestatori di “servizi di posizionamento”, qualora l’inserimento da parte degli utenti di Internet di determinate parole-chiave corrispondenti a marchi d’impresa conduca a siti diversi da quelli del titolare di tali marchi e il comportamento di tali prestatori al riguardo sia “neutro”. Per altro verso, invece, ha riconosciuto la possibile violazione del diritto di marchio in capo a quei soggetti terzi che, mediante l’inserzione a pagamento di parole-chiave corrispondenti a marchi altrui fanno visualizzare dai motori di ricerca annunci che rischiano di trarre in inganno gli utenti di Internet in merito alla reale provenienza dei prodotti o servizi indicati nell’inserzione a pagamento.
2. La vicenda nazionale francese trae origine dalle doglianze delle società Vuitton (titolare del marchio comunitario “Vuitton” e dei marchi nazionali francesi “Louis Vuitton” e “LV”) e Viaticum (titolare dei marchi francesi “Bourse des Vols”, “Bourse des Voyages” e “BDV”) nonché del sig. Thonet (titolare del marchio francese “Eurochallenges”) nei confronti della Google che, com’è ampiamente noto, gestisce un motore di ricerca su Internet. Quest’ultimo, quando un utente effettua una ricerca a partire da una o più parole-chiave, visualizza in ordine decrescente di rilevanza i siti che sembrano meglio corrispondere a tali parole, fornendo i cosiddetti “risultati naturali” della ricerca. La Google tuttavia prevede anche un servizio di posizionamento a pagamento denominato “AdWords”, che consente a qualsiasi operatore economico di far apparire un link pubblicitario verso il proprio sito mediante la selezione di una o più parole-chiave, nel caso in cui queste ultime coincidano con quella o quelle digitate un utente di Internet al motore di ricerca. Tale link pubblicitario appare nella rubrica “link sponsorizzati”, visualizzata sia sul lato destro dello schermo che nella parte superiore dello schermo (talvolta evidenziata con sfondo giallo), ed è accompagnato da un breve messaggio commerciale.
Per usufruire dei vantaggi del sistema di inserzione AdWords, l’operatore economico interessato deve pagare per ogni selezione del link sponsorizzato da parte degli utenti di Internet una somma calcolata in funzione del “prezzo massimo per click” (da esso dichiarato al momento della stipula del contratto di servizio di posizionamento con la Google) e del numero di selezioni compiute dagli utenti. Inoltre, poiché la stessa o le stesse parole-chiave possono essere utilizzate da più operatori commerciali (sistema c.d. “non-esclusivo”), l’ordine in cui appaiono i link sponsorizzati dipende da una combinazione di fattori quali l’ammontare del “prezzo massimo per click”, il numero delle precedenti selezioni da parte degli utenti e la qualità degli annunci (valutata dalla Google), ferma restando la possibilità per ogni operatore commerciale di migliorare la propria posizione fissando un prezzo massimo più alto o provando a migliorare la qualità dell’annuncio.
Gli attori dei procedimenti nazionali avevano constatato che l’inserimento nel motore di ricerca gestito dalla Google di parole-chiave corrispondenti ai marchi di loro titolarità faceva apparire, nella sezione dei “link sponsorizzati” di cui al sistema AdWords, alcuni collegamenti verso siti web che offrivano imitazioni dei relativi prodotti (nel caso della Vuitton) oppure servizi concorrenti (nel caso della Viaticum e del sig. Thonet). I giudici francesi di primo e secondo grado, nelle diverse cause ad essi sottoposte, condannavano la Google per contraffazione di marchio, sentenze avverso cui quest’ultima società proponeva ricorso innanzi alla Cour de cassation che decideva di sospendere il giudizio e proporre ricorso in via pregiudiziale al giudice dell’Unione europea ai sensi dell’art. 234 TCE (ora, a séguito dell’entrata in vigore della riforma di Lisbona, art. 267 TFUE).
3. La Corte di giustizia si è innanzitutto interrogata se l’impiego di parole-chiave corrispondenti a marchi altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet integri l’ipotesi di contraffazione di marchio ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GUCE L 40 dell’11 febbraio 1989) e dell’art. 9 del regolamento (CE) 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GUCE L 11 del 14 gennaio 1994). Secondo costante giurisprudenza, queste due norme permettono al titolare del marchio di vietare che un terzo, senza il proprio consenso, faccia uso di un segno identico a detto marchio in presenza di tre condizioni: che tale uso abbia luogo nel commercio; che esso avvenga per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato; e che detto uso pregiudichi oppure sia idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio stesso (da ultimo, v. la sentenza 18 giugno 2009, causa C 487/07, L’Oréal e altri, non ancora pubblicata in Raccolta).
In merito alle prime due condizioni, la Corte ha riconosciuto che gli inserzionisti – utilizzatori del servizio di posizionamento a pagamento AdWords –, scegliendo quale parola o parole-chiave un segno identico al marchio altrui, hanno fatto uso di tale segno nell’àmbito delle loro attività commerciali per offrire prodotti o servizi identici, pur nel contesto particolare del commercio elettronico. In particolare, il giudice UE ha sottolineato che “si ha uso ‘per prodotti o servizi’ anche nel caso in cui, attraverso il proprio uso del segno identico al marchio come parola chiave, l’inserzionista non miri a presentare i propri prodotti o servizi agli utenti di internet come un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio, ma, al contrario, intenda indurre in errore gli utenti di internet sull’origine dei propri prodotti o servizi, lasciando credere loro che gli stessi provengono dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente legata a quest’ultimo” (punto 72).
Con riferimento alla terza condizione – e cioè l’uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio – la Corte di giustizia ha ricordato che essa mira a tutelare sia la tradizionale funzione “distintiva” (consistente nella indicazione di provenienza delle merci, al fine di distinguere, nell’àmbito di un gruppo di beni dello stesso genere, il sottogruppo dei beni che provengono da una stessa impresa) che quella “attrattiva” (tesa a garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi, come anche le funzioni di comunicazione, investimento o pubblicità) del marchio. Ad avviso del giudice dell’Unione europea, la funzione “distintiva” risulta violata “quando l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o, al contrario, da un terzo” (punto 84). Ciò perché “l’uso del segno identico al marchio da parte del terzo, come parola chiave che lancia la visualizzazione di detto annuncio, è idoneo ad avvalorare l’esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti o servizi interessati e il titolare del marchio” (punto 85). D’altro canto, la necessità di una visualizzazione “trasparente” degli annunci pubblicitari su Internet viene ribadita anche dall’art. 6 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”, GUCE L 178 del 17 luglio 2000). Di conseguenza, conclude la Corte sul punto, la funzione “distintiva” del marchio è suscettibile di essere pregiudicata “[q]ualora l’annuncio del terzo adombri la sussistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio” (punto 89) oppure nel caso in cui esso “sia talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest’ultimo” (punto 90).
Viceversa, l’uso da parte di terzi inserzionisti nel sistema AdWords del segno identico al marchio altrui come parola-chiave ai fini della visualizzazione di messaggi pubblicitari, benché abbia alcune ripercussioni sull’utilizzazione del marchio da parte del suo titolare, non è stato considerato sufficiente a integrare la violazione della sua funzione “attrattiva”. La prassi dimostra, infatti, che di regola anche il titolare del marchio iscrive quest’ultimo come parola-chiave nel sistema AdWords in modo da ottenere un annuncio nella sezione “link sponsorizzati”. Dato che il sistema di posizionamento a pagamento è, come si è detto, “non-esclusivo”, secondo il giudice UE ciò consente all’utente di Internet, nel momento in cui inserisce il nome di un marchio quale parola-chiave da ricercare, di visualizzare anche il link verso il sito sponsorizzato del titolare di detto marchio. Poiché quest’ultimo link già compare nell’elenco dei risultati naturali e, di regola, tra i primi posti di tale elenco, se ne conclude che “all’utente di Internet è garantita la visibilità dei prodotti o servizi del titolare del marchio, indipendentemente dal fatto che tale titolare riesca o meno ad ottenere che un annuncio nella rubrica ‘link sponsorizzati’ venga visualizzato del pari tra i primi posti” (punto 97).
4. La Corte di giustizia ha infine esaminato gli eventuali profili di responsabilità della Google quale prestatore del servizio di posizionamento a pagamento AdWords. In merito alla questione se simile prestatore, nel memorizzare come parola-chiave un segno identico a un marchio notorio associandolo a termini come “imitazione” e “copia” e nel consentire la visualizzazione dei relativi annunci, faccia a sua volta un uso che il titolare di tale marchio può vietare, il giudice UE ha negato la responsabilità della Google. Ciò perché “l’uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest’ultimo utilizzi il segno nell’ambito della propria comunicazione commerciale. Nel caso del prestatore di un servizio di posizionamento, quest’ultimo consente ai propri clienti di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni” (punto 56). Tale conclusione non risulta smentita “dal fatto che detto prestatore percepisc[a] un compenso per l’uso di detti segni da parte dei suoi clienti. Infatti, la circostanza che si creino le condizioni tecniche necessarie per l’uso di un segno e si percepisca un compenso per tale servizio, non significa che colui che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno” (punto 57).
La posizione della Google è stata però valutata anche con riferimento all’art. 14 della citata direttiva 2000/31/CE, secondo cui “nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non [è] responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio” purché detto prestatore non sia al corrente che tali informazioni siano illecite o illegali e che, non appena al corrente, rimuova le informazioni o ne disabiliti l’accesso. In particolare, le società titolari dei marchi ritenuti contraffatti hanno sostenuto che il servizio di posizionamento AdWords non rientrasse nella nozione di “servizio della società dell’informazione” ex art. 2 direttiva 2000/31/CE.
La Corte di giustizia ha invece ribadito che tale nozione comprende “i servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi e, normalmente, dietro retribuzione” (punto 110) e che di conseguenza, in considerazione delle sue caratteristiche, il servizio AdWords presenta tutti gli elementi della nozione suddetta. Ciò, tuttavia, a patto che il comportamento della Google si limiti a quello di un “prestatore intermediario”, nel senso che “le deroghe alla responsabilità previste [dalla] direttiva [2000/31/CE] riguardano esclusivamente i casi in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine ‘meramente tecnico, automatico e passivo’, con la conseguenza che detto prestatore ‘non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate’”(punto 113).
Al giudice nazionale spetta pertanto il compito di esaminare l’esistenza o meno di un ruolo “neutrale” della Google, tenendo conto in particolare di due aspetti. Da un lato, “la semplice circostanza che il servizio di posizionamento sia a pagamento, che la Google stabilisca le modalità di pagamento, o ancora che essa dia informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può avere come effetto di privare la Google delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE” (punto 116), e inoltre “il fatto che la parola chiave selezionata e il termine di ricerca inserito da un utente di Internet coincidano non è di per sé sufficiente a ritenere che la Google conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti nel suo sistema e memorizzati sul suo server” (punto 117). Dall’altro lato, invece, l’accertata rilevanza del “ruolo svolto dalla Google nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave” (punto 118).
In altre parole, come pure conclude la Corte di giustizia, l’esenzione dalla responsabilità di cui all’art. 14 direttiva 2000/31/CE “si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un siffatto ruolo, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi” (punto 120).